浅析专利权和商业秘密的联合保护
发布时间:2019-07-22 点击数:
科学技术作为第一生产力,是企业保持竞争力的重要因素,因此,企业必须想方设法对自己的技术实施保护。对于技术的保护方法,传统的做法或者采取专利保护或者采取商业秘密保护。从特点上讲,这两种保护方法既相互矛盾又相互补充,各具显著地优点又都有明显的不足,如果能够将二者有效地结合,对于技术的保护无疑是更加全面和有效的,这种方法就是专利和商业秘密联合保护,这种联合保护属于更高层次的知识产权保护方法。本文试从联合保护的理论依据、联合保护的优势及律师实务三个方面进行论述。
关键词:
专利 商业秘密
正文:
在知识经济时代,人才和科学技术成为企业最宝贵的资源,科学技术作为第一生产力,是企业保持竞争力的重要因素。因此,企业一方面需要努力提高自己的科技创新水平,另一方面也要想方设法的保护好自己的技术。如何对技术进行保护,传统的做法或者采取专利保护或者采取商业秘密保护,这两种方法各具鲜明的优点,同时又各具显著地弱点。从特点上讲,这两种保护方法既相互矛盾又相互补充,如果能够将二者有效地结合,对于技术的保护无疑是更加全面和有效的。现实中有一类保密专利能够实现既能获得技术的独占权又能实现对技术保密,然而这种保密专利只适用于涉及国家安全或者对国家具有重大利益的发明创造,是绝大多数发明创造渴望而不可及的。因此,对绝大多数发明创造来说,将专利和商业秘密(以下本文对商业秘密中的技术信息均称之为技术秘密,而且本文仅论及技术信息而不论及经营信息)进行联合保护才是最可行的也是最全面有效的保护方法,这种联合保护属于更高层次的知识产权保护方法。
一、专利权保护和商业秘密保护的特点比较以及实施联合保护的理论依据:
作为传统的知识产权类型,专利权具有独占性、地域性和时间性的特点。独占性表现在只有专利权人才有权实施其发明创造,其他人实施该发明创造都必须获得权利人的许可。地域性表现在一国授予的专利权只在授予国有效,在其他国家没有法律效力,专利权人只有在授予国的法律管辖的范围内享有独占权。时间性是指专利权人对其发明创造拥有法律赋予的专用权只是在法律规定的时间内有效,期限届满后专利权就不再存在,成为社会公共财富,任何人都可以自由的使用。此外,专利技术具有公开性,即专利文献资料必须全部公开,任何人都可以获得该技术资料,专利技术资料公开对于竞争对手来说也是很好的研究资料,能够帮助竞争对手提升技术水平。
商业秘密作为一种特殊形式的知识产权虽然不具备传统知识产权的独占性、地域性和时间性,但是却具有秘密性、实用性、价值性、保密性的特点。秘密性指商业秘密中的技术信息不为公众所知悉;价值性是指技术信息能够权利人带来经济利益,有利于权利人获得竞争优势;实用性指技术信息具有使用价值;保密性指权利人为该技术信息采取了专门的保密措施。与专利权相比较,商业秘密对技术信息采取保密措施,使社会公众无法知悉,同时商业秘密的保护期限没有限制,完全取决于权利人的意愿和权利人的保密措施是否有效以及其他人对此项信息的公开。此外,商业秘密保护也不受地域限制。商业秘密的缺点是权利人对于技术信息不具有独占性,不能限制其他人进行相同的技术开发和使用。
从专利权保护和商业秘密保护的特点比较可以看出,两者的特点是相对且互补的,专利权保护的不足恰恰是商业秘密保护的优势,商业秘密保护的弱点则是专利权保护的长处。如果将两者进行有效结合,对于技术的保护无疑是最全面的,也是最有效的。除了专利技术需要完全充分公开与商业秘密要求采取保密措施存在矛盾之外,将两者进行结合并无其他的困难,对于技术公开与技术保密之间的矛盾也完全可以找到解决方法。
二、专利权和商业秘密联合保护的优势:
专利权和商业秘密联合保护的关键是在专利申请过程中作出恰当的技术保留,对这部分技术保留不予以公开,当然前提是必须满足专利申请所需要的基本条件,即“说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准”,必须公开的必要技术特征不能进行技术保留,否则专利无法被授权。对于附加技术特征,尤其是能够取得最佳技术效果的的技术特征可以考虑进行技术保留,采取保密措施使之成为技术秘密。
事实上,国外很多企业的专利技术中包含有技术秘密,国内企业在引进专利技术时,有时因为不了解专利中还能隐含技术秘密,在签订专利实施许可协议或者专利权转让协议时,往往只注意专利技术资料本身,结果技术引进后无法达到预想的效果,被迫再次与转让方签订补充协议引进技术秘密。这就是专利权和商业秘密联合保护达到的效果。
将专利权和商业秘密联合保护对于企业维权大有裨益,既可以获得独占权,又可以大大降低维权成本,权利人可以充分利用两种权利的不同特点,选择恰当的维权方式。在某些领域,尤其是化学和生物领域,这种方法显得尤为重要。因为对于这些领域的产品来说,想判别一个产品是否属于专利侵权产品并非易事,申请人进行市场监督势必付出昂贵的代价。如果实施了技术保留,侵权人就很难制造出同样效果的产品,那么侵权人实施专利侵权的目的很难达到。曾经有一个案例:日本曹达株式会社拥有一个关于肟醚化合物除草剂的专利,该专利的保护期于2002年期满,在该专利的说明书中,没有详尽披露该化合物的高纯度制剂的制备方法。由于其保留了技术秘密,虽然该专利的保护期期满已达6年之久,但至今仍然垄断着中国市场。国内曾有多家机构和企业试图开发其国产化工艺,但均以失败告终。
三、专利权和商业秘密联合保护律师实务:
毫无疑问,专利权和商业秘密联合保护是一种更高层次的知识产权保护方法,对技术的保护力度更强大,但是也隐含了更高的风险。这是因为一旦技术保留不当就有可能导致专利申请无法获得授权,所以需要更高的处理技巧。这是一项很大的系统工程,需要技术人员、管理人员、专利代理人、律师的共同参与。律师需要做的就是从法律层面做好分析论证。
律师应当帮助申请人从法律层面进行分析,该发明创造是否属于《专利法》所规定的发明创造,是否适合申请专利,是否适合采取商业秘密保护。如果申请专利是申请发明专利还是实用新型专利?是否应当同时申请发明专利和实用新型专利,待发明专利授权时放弃实用新型专利,以便寻求更长的保护期限。如果申请专利是否适合采取技术保留?采取技术保留的风险是什么?
一般来说,申请专利之前一定要进行技术信息检索,用以判断该发明创造相对于现有技术是否具备专利法所要求的新颖性、创造性、实用性。如果不具备这三个属性或者创造性不强,被授予专利的可能性不大,应当建议权利人考虑采取商业秘密保护。如果该发明创造完全具备专利申请的要求,获得授权的可能性很大,是否申请专利还要考虑该发明创造的市场价值和社会效益以及竞争对手的技术开发能力、该技术的发展趋势。
如果采取商业秘密保护则要考虑该发明创造通过反向工程进行破译的难度,即竞争对手通过对产品进行解剖和分析,从而得出其构造、成分以及制造方法或工艺的难易程度;还要考虑企业的保密措施是否健全,该技术是否易于保密;以及该发明创造的市场价值和竞争对手的技术开发能力等因素。
申请专利时如果进行技术保留,应当注意技术保留的内容应当是附加的技术特征而不是技术方案的主要内容,缺少该附加技术特征并不会影响专利技术的实施,相反,增加该技术特征却能够显著的提高技术效果。适合技术保留的内容也可以是与申请专利的技术方案有关但是属于不需要披露的技术内容。举例来说,对于一种成分确定的组合物,如果存在一种对该组合物的性能起促进作用的辅助成分,而没有该辅助成分也能实现发明目的,添加该辅助成分能够提高技术效果时,可以考虑对这一辅助成分进行技术保留。这样既保留了技术秘密,也可以留作将来申请改进专利时使用。再比如,对于有很多个技术参数的化学方法专利,在披露的较宽数值范围内可以基本实现发明目的时,可以对该多个参数的某一具有最佳效果的具体组合方式加以保密,因为他人要从这很多种组合方案中摸索出这一最佳组合往往需要花费大量劳动。
律师应当提醒申请人注意进行技术保留不能影响到所公开技术方案的完整性,即实现发明目的所需的全部内容。必须确保没有这些保留技术,也可以实现发明目的。必须确保所公开的技术方案相对于现有技术具有新颖性、创造性和实用性。
律师还应当提醒申请人注意进行技术保留的权利要求书应当与说明书相协调,即:权利要求书应当体现出以说明书为依据。在权利要求书中没有公开的技术特征(被保留的技术特征)所产生的技术效果,说明书中一定不能体现出来,否则会导致权利要求书缺乏说明书的支持而无法被授权。或者即使被授予专利权,一旦将来他人实施专利技术时因为无法取得说明书所提到的技术效果而被要求宣告无效。
此外,进行专利权和商业秘密联合保护的另一种方式是:通过对发明创造进行分解,分别采取不同形式的保护,对产品销售之后容易被仿制和技术破解的部分申请专利,对于不易被仿制的部分采取技术秘密的方式进行保护。
上述工作成功之后,申请人获得了专利授权,律师接下来的工作是协助权利人分别制定专利权和商业秘密的保护方案。

联系电话:13001732600

济南市槐荫区经十路27566号融创财富壹号广场2号楼